历经六年的专利侵权纠纷回顾

2001年8月21日，随着一份北京市高级人民法院终审判决书的送达，一场历经六个年头的涉外、涉台、涉港专利侵权纠纷案终于尘灰埃落定。但一场由此案而引起的另一场要求损害赔偿的诉讼案，仍然继续着它的诉讼程序。

一、 案情简介：
意大利某公司是世界上一家非常著名、历史悠久的老牌生产制造纺织设备
的上市公司（以下简称甲公司）。台湾某公司也是一家在世界范围内从事生产、经营纺织设备的公司（以下简称乙公司）。甲公司在世界许多国家包括中国都获得了某设备部件的发明专利权，甲公司还在中国获得了该设备部件的知识产权海关保护。两家公司多年以来，一直在全世界各地方，如日本、台湾等地，发生多起专利侵权民事、行政和刑事诉讼案件。在所有的专利侵权民事纠纷诉讼和行政纠纷诉讼中，多以乙公司的失败而告结束。多年来，两家公司一直是行影相随，争斗不休。
1996年10月10日，北京举行了有500多家世界纺织设备制造和经销企业的国际纺织博览会。甲、乙两家公司又都同时参加了这个博览会。博览会一开展，甲、乙两公司的工作人员即发生争吵和揪斗，同时，甲公司依据中国专利法律和获得的中国知识产权海关保护，申请北京海关扣押了乙公司参展的价值数万美元的两台大型织机，在众目睽睽之下，北京海关将这两台织机用吊车拉出博览会现场，予以扣押。
1997年4月7日，甲公司向人民法院提起对境外台湾乙公司侵犯甲公司专利权的诉讼。试图将乙公司一举挤出中国大市场。经过两次现场勘验、一次技术鉴定，一次技术咨询和公开开庭审理，2000年12月25日，某人民法院一审判决：驳回甲公司的诉讼请求，鉴定费和诉讼费由甲公司全部承担。
甲公司不服一审判决，向北京市高级法院提出上诉。2001年8月21日，经审理，二审法院作出终审判决：驳回甲公司上诉，维持一审判决。
在该专利侵权诉讼期间，笔者作为被告方乙公司的代理律师，检索了原告方甲公司在中国专利局的专利审批文档，认真对比乙公司的产品技术特征和甲公司的专利权利要求书中的诸多技术特征和说明书，经慎重研究，积十几年办理专利代理和诉讼的实践经验，力排众议，坚持认为乙公司不构成专利侵权。为了保护乙公司的合法权益，挽回由于甲公司错误申请北京海关扣押织机，诉讼无理给乙公司在经济上、声誉上、市场份额上造成的重大的损失，也为了不丧失诉讼时效，毅然在专利侵权一审判决的两年前既1998年10月初，说服并代理乙公司向人民法院提起对境外甲公司的损害赔偿诉讼，诉讼标的约一百万人民币。在专利侵权案一审未结之前，被告就向原告提起损害赔偿的“反诉”，在专利侵权诉讼中还未有过。在专利侵权纠纷未有人民法院的终审判决作定论之前，专利侵权纠纷的被告就向原告提起损害赔偿的“反诉”，等于乙公司已先行代替人民法院就专利侵权纠纷作出百分之百的预测和认定，自己给自己做了一份没有回旋余地的自我“判决”。如若判断不当，笔者是要承担相应责任和赔偿后果的。最终的事实和案件发展的结果证实了笔者当初的决定是正确的，但这已是3年后的2001年8月份的事了。
虽然目前双方的损害赔偿诉讼正在审理中，但由于乙公司获得了专利权侵权诉讼的终审胜诉结果。乙公司获得损害赔偿诉讼的胜诉是毫无疑问的。

二、双方争议的焦点和分析
1、等同原则的适用问题
在专利侵权诉讼中，由于甲公司的专利与乙公司的产品存在差异，甲公司提出了判断乙公司侵权应适用等同原则。等同原则是世界范围内通行的一个判断专利侵权的原则。等同原则是将被控侵权物 与专利权利要求书中的技术特征进行比较，如果在同一技术领域的普通技术人员看来，在看到专利权人的有关专利文件后，不经过创造性智力劳动就可以联想到被控侵权物及其技术特征，比如被控侵权物采用了形状或结构非实质性变换、部件移位、分解、合并、拼凑、简单叠加等替换方法实现专利权的发明目的和积极效果，与专利技术相比，两者在目的、发明效果、技术功能上相同或基本相同，将被法院适用等同原则 ，确认侵权成立。
笔者认为，甲公司 虽然提出要求法院适用等同原则，判定乙公司的产品侵权，但却没有对适用等同原则的事实和理由进行详尽的分析和陈述意见，既没有从功能/方式/效果的整体上将两者进行分析和比较，也没有将两者的技术特征逐个并详细的进行分解、对比分析，得出令人信服的结论。而只是笼统的进行陈述，如甲公司的代理人认为，专利技术就是一张纸，一捅就破，两者是同一技术领域的技术，相差不多，且在大陆外乙公司的同一织机因多次侵害甲公司的同一技术的专利权屡屡败诉等等。这样的论理当然显得不足，立论也就必然立不起来。适用等同原则也就显得缺乏事实和法理基础。
2、在本专利侵权诉讼中，甲公司还提出了专利独立权利要求中有两个技术特征是非必要技术特征的主张和理由。这涉及是否适用及如何适用“多余指定原则”问题。多余指定原则是判断专利侵权的一个原则，在我国法律中虽然找不到关于多余指定原则的有关规定，但却在司法实践中被大量适用。“多余指定原则”是指， 在专利侵权诉讼中，如果人民法院认定权利要求中的技术特征是非必要技术特征，可以将非必要技术特征从权利要求中去掉的做法称为多余指定原则。适用多余指定原则，就会减少权利要求中的技术特征，使得权利要求的内涵减少，外延扩大，这必将扩大权利要求的保护范围，可将一些按照原权利要求不曾属于专利权保护范围的技术，被囊括进经适用多余指定原则后的“新的”专利权保护范围，从而构成侵权。多余指定原则赋予法官极大的权利，尽管依照法律规定，专利权须经国家行政主管机关批准成立，非经原国家行政主管机关经合法程序，任何机关包括司法机关都不得对专利权作出改变。但依照多余指定原则，法官却可在专利侵权诉讼中，重新划定专利权保护范围，实质上对专利权和保护范围作出重新认定和变更。多余指定原则和等同原则一样，都大大增加了专利侵权诉讼的不确定因素和莫测的变化。带来了更多的诉讼风险。
笔者认为，由于甲公司在专利审批过程中，在独立权利要求中不断增加技术特征，权利要求保护的范围和界线，不断缩小、明确和清楚。也由于甲公司要求构成多余指定的技术特征与其他技术特征形成了一个完整的技术方案，从说明书中的发明目的、发明效果和功能、技术方案、发明的实施例与独立权利要求互相印证，均构成了完整的技术方案。甲公司在申请专利时，同意专利局确定的权利要求及其专利保护范围，在此基础上获得了专利权，到诉讼时，甲公司又认为独立权利要求中有非必要技术特征，试图扩大已经过行政主管机关批准和甲公司同意的权利要求，违反诚实信用原则和禁止反悔原则，损害了包括乙公司在内的社会公众的利益，不能得到法律保护，也没有相应的事实根据。一、二审法院均支持了笔者的上述观点，并没有采纳甲公司要求适用等同原则和多余指定原则的主张。

三、、几点体会：
1、提起涉外专利侵权诉讼应当十分慎重
（1）由于涉外专利侵权的诉讼，审理时间长，没有审限的限制，程序要求严格，对律师的耐心是一个不小的考验。本案一审就历经5个年头便是一例。
（2）各种法律文书都需经过要翻译、境外送达等程序，所以，诉讼请求特别是赔偿数额应一次搞定，在留有余地和准确之间搞好平衡；取得客户的理解和同意。
（3）法律文书包括翻译文本不能出现重大差错，否则，一旦出现实质性失误，在时间上和程序上都将很难重新来过，也必将给诉讼和客户造成难以挽回的损失。由于在专利侵权诉讼中，法律文书必然涉及法律、技术、专利专业业务知识，所以法律文书和翻译文本之间出现差异在所难免，关键是不能出现大的失误。翻译公司虽经高级人民法院指定，但翻译文本出现问题，首先必是律师首当其冲承担诉讼不利结果的责任，所以，律师应主动对法律文书和翻译文本进行必要的审查核对，争取不出现实质性和重大的差错。
（4）涉外专利侵权诉讼一般涉及国内外大企业，财力雄厚，胜诉方一般都能获得巨额赔偿。根据有关规定，可以对被控侵权人和侵权物采取“临时禁令”和知识产权海关保护措施，这两种措施都会对被告造成严厉和毁灭性的后果，一但原告败诉，一般都会给被告造成名誉、经济上的重大损失，则被告必然要求赔偿，原告反成被告，原告告人不成，反受自己的“诉累”。本案中，甲公司错误申请海关对乙公司的展品当着世界500家参展厂商的面，用吊车调走予以扣押至今。致使乙公司的产品数年不能顺利进入中国市场，可先想而知，对乙公司的损害是巨大的。所以，一旦甲公司败诉，乙公司肯定要挽回损失，甲公司就必然要从的专利侵权诉讼的原告变成了损害赔偿诉讼另案的被告。
（5）专利侵权诉讼一般要进行技术鉴定。这种技术鉴定不同于一般的技术鉴定之处在于，鉴定人员和组织是由既懂技术、又懂专利法律和审查业务的专家组成，还由人民法院指定。鉴定结论和鉴定内容对审判人员有着极大的影响，几乎构成法庭和判决认定事实的基础。鉴定文书对专利权利要求和技术特征，侵权物的技术特征的分解、对比、分析精彩老道，处处渗透着融合着技术和专利业务的理论和实践专家们的精髓论理。一般技术人员和法律服务人员很难理解技术鉴定的精髓和奥秘。所以对技术鉴定，应高度重视，应从技术特证的理解、分解、对比、具体和综合分析，推论、结论是否真实，是否符合事实，诸论据与诸论点之间是否一致、有无互相矛盾之处、能否从鉴定内容和分析必然得出鉴定结论，如不能，原因和根据是什么、有无反证予以证实、能否动摇鉴定结论等方面进行细细的分析和质证。特别是对专利权利要求和技术特征的分析，体现着技术、专利法律和业务的掌握和运用的水平，决定着专利诉讼的成败的最重要和最主要的工作。

（6）重视对专利审批文档的查阅。专利的审批过程是由代表社会公众利益的国家行政主管机关与发明人争论和妥协的过程。专利的审定文件和专利权是争论和妥协过程的结果。对这个已经法律确定和对社会公众示的结果当然要保持法律上的稳定。正是由于笔者查阅了甲公司在专利局的专利审查文档，了解到甲公司在专利审批过程中一再缩小专利权利要求的事实，在甲公司于专利侵权诉讼一审和二审中，提出要求扩大其专利权保护范围的主张时，予以揭露和辩驳，并得到了法庭的重视和支持。
2、对海关实施知识产权海关保护措施的几点看法
（1）由于乙公司被海关扣押的织机所用的仓储费的不断增加，在甲公司交于海关的数万美元保证金不断的减少后，海关应及时指令专利权人及时补足。否则易造成对无辜被告的损害而无法弥补。
（2）海关在采取知识产权海关保护措施时，应充分听取双方当事人的意见，加强业务能力，正确、谨慎执法。海关实施知识产权海关保护措施时，应按照有关规定，举行听证会或给侵权嫌疑人陈述意见的机会，保护双方利益，避免办错案。在本案中，甲公司的专利是一个大型织布机中的引纬部件，可是海关却扣押了乙公司整个织布机两台共六年，说明行政执法机关工作人员对专利权、专利文件和专利产品、专利保护范围和权利要求的认识、区别、理解还不到位。海关实施知识产权海关保护措施不当时，不但对乙公司造成了巨大损失，也对甲公司诉乙公司专利侵权未果，却因此成为损害赔偿另案的被告，承担了巨大的赔偿后果。恐怕这也是甲公司当初干劲十足，沉醉于起诉活动时未曾料到的。如果，海关执法人员能正确执法，对甲公司和乙公司都是有利的，可防止恶意诉讼、滥用诉权，也可防止海关由于错误执法被卷进行政诉讼并承担败诉和赔偿的风险。

北京市明诚律师事务所
盛东生律师
2001年9月7日